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Aktuelles im Gewerblichen Rechtsschutz: Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

 

Wichtige Änderungen der EPA-Richtlinien für Patentanmelder

Das Europäische Patentamt (EPA) hat einige Änderungen an seinen Richtlinien für die Prüfung eingeführt, die am 1. November 2017 in Kraft getreten sind. Zusätzlich zu den jüngsten Änderungen der Praxis des EPA bieten diese Änderungen weitere Klarstellungen zu dem, was in der Praxis bereits angewandt wurde.

Die wichtigsten Änderungen der EPA-Richtlinien sind die Folgenden:
 

 

1. Antwort auf die Stellungnahme zur Recherche

Nach Erhalt des Recherchenberichts und der dazugehörigen Stellungnahme zur Recherche und vor der ersten substanziellen Mitteilung der Prüfungsabteilung ist der Anmelder verpflichtet, auf die Stellungnahme zur Recherche zu antworten, z. B. durch Einreichung von Änderungen an der Beschreibung, den Ansprüchen oder den Zeichnungen und/oder durch Stellungnahme auf alle Einwände, die in der Stellungnahme zur Recherche erhoben werden. Die Antwort des Anmelders auf die in Regel 70 (2) EPÜ und Regel 70a EPÜ geforderte Stellungnahme des Anmelders wird von der Prüfungsabteilung bei der Abfassung der ersten materiellen Mitteilung des EPA gemäß Artikel 94 (3) EPÜ berücksichtigt.

Der bisherigen Praxis zufolge konnte zur mündlichen Verhandlung gemäß Regel 115 (1) EPÜ erst nach dem ersten Prüfungsbericht, d. h. nach der ersten materiellen Mitteilung des EPA gemäß Artikel 94 (3) EPÜ, geladen werden.

Nach den geänderten Richtlinien des EPA kann die Prüfungsabteilung, wenn sie der Auffassung ist, dass die Antwort auf die Stellungnahme zur Recherche die Einwände in der Stellungnahme zur Recherche nicht ausreichend behebt, jetzt unverzüglich zur mündlichen Verhandlung laden. Dies sollte jedoch nur in Ausnahmesituationen erfolgen, zum Beispiel wenn sich der Gegenstand der geltenden Ansprüche nicht wesentlich von den als Grundlage für die Recherche dienenden Ansprüchen unterscheidet und mindestens ein relevanter Einwand in der Stellungnahme zur Recherche weiterhin nicht ausgeräumt wurde.

Anders als in der bisherigen Praxis, wo die Prüfungsabteilung verpflichtet war, einen Prüfungsbericht zu erstellen, um dem Anmelder mindestens eine Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, erlauben die geänderten Richtlinien der Prüfungsabteilung, nun unverzüglich zur mündlichen Verhandlung zu laden, wenn der Anmelder in der Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche keine überzeugenden Argumente vorbringt. Der Anmelder sollte diesen Umstand bei der Beantwortung Stellungnahmen zur Recherche zukünftig berücksichtigen.

Handelt es sich bei der Ladung zur mündlichen Verhandlung um den ersten substanziellen Bescheid der Prüfungsabteilung, ist dem Anmelder die Ladung zur mündlichen Verhandlung mindestens sechs Monate vor dem für das mündliche Verfahren vorgesehenen Termin zu übersenden. Während dieser Zeit kann der Anmelder Argumente/Änderungen einreichen. Nach den geänderten Richtlinien kann die Prüfungsabteilung dann beschließen, das mündliche Verfahren einzustellen oder zu verschieben, wenn sie der Auffassung ist, dass die vom Anmelder vorgebrachten Argumente/Änderungen ausreichen, um die verbleibenden Einwände auszuräumen. In der Zwischenzeit kann der Sachverhalt im Rahmen eines informellen Interviews mit dem Hauptprüfer diskutiert werden, um die noch offenen Einwände zu klären.

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2. Klarstellung bezüglich des Prioritätsanspruchs (Richtlinien A-III, 6.1 und 6.6)

Nach den geänderten Richtlinien informiert das EPA den Anmelder, wenn der Tag eines Prioritätsanspruchs mit dem Tag der Einreichung der europäischen Patentanmeldung übereinstimmt darüber, dass die Priorität aus dieser Anmeldung nur dann in Anspruch genommen werden kann, wenn der Prioritätstag berichtigt werden kann.

 

3. Rückerstattung von Gebühren

Die geänderten Richtlinien präzisieren auch die Änderungen des Artikels 11 betreffend die Erstattung von Gebühren, die seit dem 01. Juli 2016 in Kraft sind. Die Prüfungsgebühr wird nun in voller Höhe erstattet, wenn die europäische Anmeldung zurückgenommen, zurückgewiesen oder als zurückgenommen angesehen wird, bevor das EPA mit der Sachprüfung begonnen hat. Darüber hinaus können 50 % der Prüfungsgebühr zurückerstattet werden, wenn die europäische Patentanmeldung vor Ablauf der Frist für die Beantwortung der ersten substanziellen Mitteilung zurückgenommen, zurückgewiesen oder als zurückgenommen angesehen wird. Eine solche substanzielle Mitteilung kann ein Prüfungsbescheid nach Artikel 94 (3) EPÜ oder eine Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ sein. Weitere Beispiele für entsprechende Mitteilungen sind in den Richtlinien A-VI, 2.5 aufgeführt.

 

4. Zusätzliche Recherchengebühr für einen teilweise ergänzenden Recherchenbericht

Ist das EPA der Auffassung, dass die Anmeldungsunterlagen, die der ergänzenden europäischen Recherche als Grundlage dienen, nicht dem Einheitlichkeitserfordernis entsprechen, so erstellt es einen teilweisen ergänzenden Recherchenbericht über die Teile der Anmeldung, die sich auf die in den Patentansprüchen zuerst genannte Erfindung oder Gruppe von Erfindungen beziehen. Dem Anmelder wird die Möglichkeit eingeräumt, innerhalb von zwei Monaten zusätzliche Recherchengebühren für die verbleibenden Erfindungen zu entrichten. Nach den geänderten Richtlinien muss der teilweise Recherchenbericht eine vorläufige Stellungnahme zur Patentierbarkeit der recherchierten Erfindung enthalten und dient nur als Orientierungshilfe und bedarf keiner Antwort. Darüber hinaus wird bei der Erstellung des erweiterten europäischen Recherchenberichts keine derartige Antwort berücksichtigt. 

 

5. Gebühren für Weiterbehandlung oder Wiedereinsetzung von Rechten

Die Gebühren für die Weiterbehandlung richten sich nach den unterbliebenen Verfahrensmaßnahmen. Haben mehrere Handlungen die gleiche Rechtsgrundlage, so dass sie eine einheitliche Verfahrensmaßnahme bilden und einer einheitlichen Frist unterliegen, so wird für das weitere Verfahren eine einheitliche Gebühr erhoben. Die Höhe dieser Gebühr hängt jedoch nach wie vor von der Anzahl und dem Charakter der unterlassenen Handlungen ab, die die einheitliche Verfahrensmaßnahme bilden. Abweichend hiervon sind bei Auslassung mehrerer unabhängiger Verfahrenshandlungen mehrere weitere Gebühren zur Weiterbehandlung zu entrichten.

Die Ausnahme in Bezug auf Regel 71 (3) EPÜ bleibt unverändert, und es ist eine einmalige weitere Verfahrensgebühr zu entrichten, wenn die in Regel 71 (3) EPÜ gesetzte Frist nicht eingehalten wird.

Dieselben Grundsätze für einheitliche und unabhängige Verfahrenshandlungen gelten auch für die Gebühren für die Wiedereinsetzung von Rechten.

 

6. Produkte von im Wesentlichen biologischen Prozessen (Richtlinien G-II, 5.2-5.5)

Die geänderten Richtlinien spiegeln auch die Änderungen der Regeln 27 und 28 EPÜ wider, die seit dem 01. Juli 2017 in Kraft sind. Pflanzen und Tiere, die ausschließlich durch im Wesentlichen biologische Prozesse gewonnen wurden, sind daher gemäß Artikel 53 (b) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

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Autoren: Oliver Hassa und Dr. Tobias Roßteuscher, November 2017